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    Comment faire une marque sur le metaverse ? Enjeux juridiques et marketing

    La propriété intellectuelle a une valeur à la fois physique et virtuelle. Les marques, et leurs équipes juridiques, sont en train de rattraper leur retard.

    Alors que le luxe est à la recherche de NFT, de mondes de jeu et de biens immobiliers virtuels en 3D, des acteurs opportunistes se lancent dans une course pour arriver les premiers, en pariant sur le principe du « premier arrivé, premier servi » qui a marqué les premiers jours de l’internet. La course pour s’approprier le métavers et la propriété intellectuelle virtuelle de la mode est lancée.

    Les tentatives d’accaparement des terres ont un impact sur les marques, qu’elles aient ou non une présence virtuelle. En novembre, deux demandes d’enregistrement de marques ont été déposées aux États-Unis par des tiers pour utiliser les logos de Gucci et de Prada dans toute une série de domaines liés aux métavers, notamment les « biens virtuels téléchargeables », les mondes virtuels et les vêtements virtuels utilisés dans des espaces virtuels. Et sur les plateformes de métavers à contenu généré par les utilisateurs, comme Roblox, les créateurs vendent actuellement des vêtements portant les logos de Louis Vuitton, Prada et Chanel.

    Peut-on protéger sa marque dans le métaverse ? Comment sont protégés les droits de propriété des marques sur le Web3 ?

    Récemment, Hermès a intenté une action en justice après que l’artiste Mason Rothschild, dont l’œuvre d’art NFT inspirée du sac Birkin s’était vendue 23 500 dollars en juin 2021, a lancé une collection de suivi en décembre. Il semble que la marque de luxe française soit allée trop loin. Hermès a pris publiquement position, déclarant que les NFT « portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de marque d’Hermès et étaient un exemple de faux produits Hermès dans le métavers » et a envoyé une lettre de « cessation et désistement » à l’artiste, selon Rothschild.

    « Tout cela pourrait être considéré comme une exploitation opportuniste de la marque », déclare Jeff Trexler, directeur associé du Fashion Law Institute de l’université Fordham. Les dépôts de Gucci et Prada aux États-Unis concernent des particuliers, plutôt que des marques, dit-il. Cela « illustre le risque pour les marques dans le système de classes de marques ainsi que la façon dont le système de classes s’adapte au changement ».

    Un représentant de Gucci a déclaré que l’équipe juridique de la marque est au courant de ce dépôt et « traite déjà l’affaire dans le cadre de nos efforts continus pour défendre notre marque et nos marques en ligne, dans le métavers, ainsi que hors ligne ». (Le porte-parole a comparé cette affaire à un procès intenté en avril dernier en partenariat avec Facebook, devenu Meta, pour se défendre contre les contrefacteurs). Prada a également confirmé que la demande de marque américaine n’est pas associée à Prada et a déclaré que le service juridique conteste tous les cas similaires afin de protéger l’intégrité de la marque.

    Si les marques réputées célèbres, telles que Gucci et Louis Vuitton, ont toutes les chances de réussir à convaincre les tribunaux de reconnaître leurs marques (et d’éviter l’accaparement des terres), les petites marques « pourraient se voir préemptées par des opportunistes dans l’espace numérique, un peu comme les marques de mode qui obtiennent ne serait-ce qu’un minimum de visibilité aux États-Unis sont détournées par des déposants opportunistes en Chine », explique M. Trexler. À mesure que le marché des produits numériques et des NFT arrive à maturité, il s’attend à ce que les marques intensifient leurs actions en justice.

    Si une fausse demande d’enregistrement de marque n’est pas rejetée sur la base des enregistrements existants d’une marque aux États-Unis, la marque peut déposer des oppositions auprès du Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) du United States Patent and Trademark Office (USPTO), et aura probablement gain de cause, déclare Gina Bibby, responsable de la pratique mondiale de la technologie de la mode au cabinet d’avocats Withers.

    « Toute marque devrait déposer sa marque dans le métavers dès maintenant », déclare Anthony Lupo, président du cabinet d’avocats Arent Fox, spécialisé dans la mode et la technologie et qui compte parmi ses clients Diane von Furstenberg, Saint Laurent, Valentino, Balenciaga et Alexander McQueen. « Tous mes clients le sont ». Si les lois n’ont pas encore rattrapé le métaverse, explique Lupo, quelques classes communes sont pertinentes, notamment les classes 9, 35 et 41, qui englobent les biens et les espaces virtuels.

    Certaines marques ont commencé très tôt à déposer des demandes de marques aux États-Unis et dans l’Union européenne. En décembre, Ralph Lauren a déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques des articles comprenant des services de magasins proposant des vêtements et accessoires virtuels à utiliser dans des mondes virtuels en ligne (35), et des vêtements et accessoires virtuels non téléchargeables en ligne à utiliser dans des environnements virtuels (41). En novembre, des marques telles que DKNY et Nike ont déposé des demandes pour des articles similaires, notamment des « biens virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des chaussures, des vêtements et des accessoires » et « à utiliser dans des mondes virtuels en ligne » (9). Nike a déposé des demandes pour les mêmes classes dans l’UE.

    Ralph Lauren a créé de multiples projets de mode numérique et de métavers, dont un espace de vacances dans Roblox, des magasins virtuels et un espace de marque dans Zepeto et un partenariat avec Bitmoji. Il s’agit de sa demande de marque auprès de l’USPTO pour les biens et espaces virtuels.

    « L’augmentation du nombre de dépôts de demandes d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle indique que la conduite des affaires dans le monde virtuel est une priorité de plus en plus importante pour les marques, et probablement nécessaire pour rester pertinent et compétitif », déclare Mme Bibby. Elle conseille aux marques d’enregistrer leurs marques auprès de l’USPTO et de leurs équivalents étrangers, d’envisager de s’abonner à un service de surveillance des marques et, avant de brandir la menace d’une violation de marque, d’évaluer la nature et l’utilisation des marques, car toutes les utilisations dans le métavers ne sont pas « exploitables ».

    Une récente recherche dans Vogue Business n’a révélé aucun dépôt officiel lié au métavers pour Hermès ou Gucci aux États-Unis ou dans l’Union européenne. Gucci a toutefois déposé une demande d’enregistrement de marque aux Philippines en 2020 pour son logo à rayures vertes et rouges en vue de son utilisation dans des « logiciels téléchargeables destinés à fournir une plateforme financière électronique pour l’échange de devises numériques » et des « fichiers d’images téléchargeables ».

    Certaines protections existent

    Selon M. Lupo, les marques bénéficient d’une certaine protection dans le cadre de la législation actuelle. Même si les dépôts actuels d’une marque ne mentionnent pas spécifiquement la mode virtuelle ou le métavers, il existe un concept juridique appelé « zone d’expansion ». Traditionnellement, ce concept s’applique aux produits physiques. « Si j’avais une ligne de vêtements mais pas d’écharpes, je devrais avoir une protection pour les écharpes parce qu’un consommateur pourrait raisonnablement croire que si j’ai des robes, des hauts et des bas, les écharpes seraient dans cette zone », dit-il.

    Il reste encore beaucoup de choses à déterminer en termes juridiques dans le métavers. L’image d’un sac à main virtuel est-elle différente parce qu’elle ne transporte pas d’objets, ou fournit-elle les mêmes valeurs inhérentes de statut et d’exclusivité ? Qu’en est-il si le sac peut être porté, comme c’est le cas du très convoité sac Dionysus de Gucci dans Roblox ? « L’affaire Hermès NFT soulève la question de savoir quelles activités dans le métavers sont réellement exploitables, et soulève la question de savoir qui possède quoi dans le métavers. La propriété dans le métavers n’est pas forcément la même que dans le monde physique », explique Bibby.

    En décembre 2021, l’artiste Mason Rothschild a sorti une série de 100 NFT « Metabirkin » avec de la fausse fourrure « comme un hommage sincère au sac à main le plus célèbre d’Hermès ». Les NFTs ont une liste d’attente de plus de 12 000 personnes, dont le rappeur Tygo et la chanteuse Madison Beer.

    Ces questions expliquent pourquoi Lupo encourage ses clients du secteur du luxe à s’inscrire spécifiquement dans le métavers afin d’obtenir une « présomption de validité et de propriété ». En cas de problème, les marques seraient moins susceptibles de devoir aller devant les tribunaux.

    Le métavers « reflétera probablement un amalgame de nos écosystèmes actuels d’internet, de jeux et de médias sociaux. Dans cette optique, les lois requises pour protéger les marques dans le métavers n’auront probablement pas besoin d’être fondamentalement différentes des lois actuelles », déclare Julie Zerbo, fondatrice de The Fashion Law. « Il est encore tôt, bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi le droit des marques, tel qu’il existe actuellement, ne protégerait pas les utilisations que font les marques de leurs produits virtuels. »

    Nouveau territoire

    D’autres experts considèrent que la législation actuelle est insuffisante, même si certaines lois et classes de marques sont applicables. M. Trexler note un « décalage étrange entre ce que les classes de marques sont censées projeter et ce qu’elles tentent de protéger actuellement. Si j’étais une marque, je penserais à élargir la portée de l’enregistrement en termes de classes et à étendre la définition de certaines des classes elles-mêmes ». La classe 9, par exemple, qui est récemment appliquée aux « biens virtuels téléchargeables » dans les « mondes virtuels en ligne », s’appliquait en 2011 aux « appareils électriques et scientifiques », de sorte que la compréhension de la classe s’est déjà quelque peu adaptée.

    Des révisions permettant une classe distincte pour les biens numériques sont probables, pense Trexler. « Ils ne pensaient pas aux biens numériques lorsqu’ils ont conçu ces classes, mais l’idée était d’être complet [et] expansif – pas de créer des mannes pour les personnes travaillant dans les nouvelles technologies. »

    Ce n’est pas la première fois que la loi doit s’étirer. « Cela s’est produit il y a quelques années avec l’impression 3D », a déclaré John Maltbie, directeur de l’application civile, propriété intellectuelle chez Louis Vuitton North America, Inc. lors d’une présentation organisée par le Fashion Law Institute au siège de Diane von Fursternberg à New York. (De la même manière que les marques évaluent aujourd’hui si les copieurs numériques valent la peine d’être poursuivis, les marques concilient si et comment les marchandises imprimées en 3D peuvent enfreindre les modèles de marque). « La loi n’a pas changé. C’est juste le contexte. »

    Nike a déposé des demandes de marques correspondantes auprès de l’Office américain des brevets et des marques et de son homologue européen, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (voir photo), ainsi que des demandes de marques pour son univers Roblox, Nikeland.
    Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne

    Dans le cas d’Hermès, l’artiste affirme que le premier amendement offre une protection pour créer un art qui est un commentaire sur la culture, un argument connu sous le nom de « fair use ». Toutefois, étant donné que l’artiste en tire un avantage financier (les œuvres d’art NFT « Birkin » se sont récemment négociées jusqu’à 790 000 dollars) et qu’il est fort probable que les consommateurs pensent qu’elles sont authentiquement Hermès (ce qui, selon Zerbo, est une considération centrale dans les plaintes pour violation de marque), les NFT pourraient être perçues comme s’apparentant davantage à des contrefaçons qu’à un commentaire culturel.

    Selon M. Maltbie, l’équipe juridique de Louis Vuitton porte déjà un jugement similaire sur les copies numériques, notamment en ce qui concerne l’objectif communiqué de la pièce, sa nature commerciale et le risque de confusion. « Si l’on passe au niveau NFT, c’est encore plus abstrait. Il ne s’agit plus que d’une œuvre d’art numérique qui peut être copiée et reproduite à l’infini, ce qui rend encore plus difficile le lien entre l’atteinte à la marque et une cible contre laquelle il est possible d’agir », a-t-il déclaré.

    Jesse Lee, fondateur de Basic.Space, qui a travaillé avec Rothschild sur les deux projets inspirés de Birkin, affirme que le projet a été beaucoup plus populaire que ce à quoi l’artiste s’attendait, et que plusieurs célébrités se sont inscrites pour en acquérir un par le biais d’une « pré liste blanche ». Comme on pouvait s’y attendre, Lee, de Basic.Space, incite les marques à « collaborer avec des créatifs natifs de l’espace » plutôt que de faire cavalier seul. Le fabricant de NFT est en pourparlers avec un certain nombre d’autres marques de luxe pour discuter de futurs partenariats.

    « Je ne pense pas qu’il soit discutable que les marques doivent se pencher sur le métavers et créer ces actifs numériques pour elles-mêmes », dit-il. « Web3 est le nouveau Far West, et les règles d’engagement vont changer ».

    M. Lupo recommande aux marques d’envisager à plus long terme les accords de licence et de distribution afin de conserver les droits sur le métavers. Trexler encourage les marques à réfléchir à la technologie qu’elles peuvent breveter et qui va au-delà de l’imagerie, dans les espaces, les expériences et les éléments du métavers, y compris même l’haptique qui pourrait être appliquée au toucher et à la sensation des vêtements. « Il ne s’agit pas seulement d’immobilier numérique, mais d’expériences numériques que vous voulez posséder et de la technologie qui les produit. Il y a une réelle opportunité pour la mode. »

    Ce n’est pas parce que les marques de mode ne disent rien publiquement qu’elles n’y pensent pas, dit Trexler. « Il n’y a aucun doute qu’il y a plus à venir. La question pour les marques de mode : voulez-vous continuer à jouer la défense comme ça ? Même si [Hermès] envoie une cessation et un désistement qui semblent agressifs, il s’agit toujours d’un mouvement défensif parce que d’autres personnes sont entrées sur le marché avant eux. »

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